당신이 성공적 특허 등록을 하고 싶을때 반드시 보고 준비해야하는 3편

-학습목표

1. 특허권을 라이센싱 하는 방법, 종류

2. 계약서의 중요한 사항을 알고 계약서를 작성

-학습내용

1. 특허권 라이센싱과 로열티

2. 꼼꼼한 계약서 작성

 

[1] 라이센싱과 로열티

* 특허권에 대한 로열티 계약

* 파트너와의 관계에 따른 계약

* 특허에 투자하는 방법

1) 특허를 사는 방법

2) 특허창업에 돈을 보조

3) 특허를 사용하고 사용료 내는 방법

* 제조 기반, 자금력 있는 업체에 자신의 권리 매도

* 라이센싱을 통한 타인의 특허 매수

* 특허를 사용하도록 허락(라이센싱 아웃)<->사용료(로열티)

 

1. 라이센싱 성공과 실패 사례

* 성공 사례

ex. 창조경제타운 1호 기술이전 사례

- 선식가루 포장방법: 분말 포장 -> 가정용기계

- 창조경제타운에 아이디어 제안 -> 지식재산전략원(아이디어 선정, 특허 출원 지원) -> 특허 출원

- 고가의 개발 비용: 소형플라스틱 케이스 양산에 고가의 비용이 나감

- 제이텍 계약: 선급금 400만 원, 로열티는 매출 이익의 1% -> 전용실시권 설정

아이디어를 가지고 창업을 하거나 직접 사업화까지 진행하기 어려운 개인들에게 주된 목표는 기술이전. 우선 기술에 대한 배타적 권리(특허)를 확보해야 함. 된이 없더라도 아이디어를 특허로 만들어 확보해야 아이디어 권리에 대한 매매 계약 등인 기술이전 등이 성사

cf. - 특허가 아주 좋은 경우 -> 아무 문제가 없음

- 약간의 시장성이 있는 경우 -> 기술이전이 쉽지 않음

- 아이디어제안 -> 특허출원가능성분석(선행특허분석) -> 특허출원(출원명세서작성지원)

-> 기술이전대상기업 발굴 및 협상 -> 기술이전계약

 

* 실패 사례

- 디지털캐스트: MP3 최초 개발 업체, 대량생산 자금부족으로 새한미디어의 특허권 공동소유를 전제로 한 지원 계약 승인

- 공동연구개발 -> 제품화 -> 판매

새한미디어: 세계 최초 MP3 개발 기업으로 홍보

- 디지털캐스트: 점점 몰락, 미국의 다이아몬드사가 디지털캐스트의 특허권을 모두 매입

- 다이아몬드사+디지털캐스트='리오' 브랜드 -> 스티브잡스의 아이팟 개발에 도움

MP3 플레이어의 특허만 잘 지켰어도 엄청난 로열티를 받을 수 있었음: 특허전략 부재, 특허제도 미흡 -> 우리 기업간의 분쟁 -> 외국으로 넘어감

MP3 로열티 수익: 약 27억 달러로 우리 기업은 라이센스 비용을 지불함

 

2. 특허 라이센싱의 종류

* 특허로 돈을 버는 방법

1) 특허권 전체 또는 일부를 파는 것

2) 특허권에 대한 독점적, 배타적 사용권을 주는 것

사용하고자 하는 파트너만 특허권을 사용하고 다른 사람은 사용하지 못하게 하는 사용권을 주는 것

3) 특허권에 대한 독점적이지 않은 사용권을 주는 것

여러 사람에게 복수로 사용권을 줄 수 있는 방법

 

(1)특허권 전체 또는 일부를 파는 것

* 특허권 전체를 파는 것: 물건을 팔 듯이 돈을 받고 판매

* 특허권의 일부를 파는 것: 굉장히 신중해야 함

- 특허권의 일부를 사는 파트너는 공동특허권자가 됨: 부동산을 함께 소유하고 있는 셈, 파트너가 특허권을 마음대로 사용가능 원래 특허권자는 공동 특허권자가 특허권을 사용하는 것을 막을 수 없고 사용료 또한 받을 수 없음

-> 특허권 일부를 판매할 시, 제조회사X, 투자회사O

 

(2)특허권에 대한 독점적, 배타적 사용권을 주는 것

* 전용실시권

- 전용실시권을 설정한 기간 내에 원래 특허권자도 사용 불가능

 

(3)특허권에 대한 독점적이지 않은 사용권을 주는 것

* 통상실시권

- 시간, 지역, 내용에 대해서 자유롭게 지정

특허 발명 중 일부에 대해서만 사용권을 줄 수 있음

일정한 시간만 설정해 줄 수도 있음

지역적 한계를 정해놓을 수 있음

*MP3 라이센싱 실패사례

공동 소유로 특허권을 이전한데에서 문제가 사작

: 특허권에 대한 사용권만 줌, 계약을 취소 또는 해지할 수 있는 조건을 잘 정하여 계약했어야 함

 

[2] 꼼꼼한 계약서 작성

1. 잘못된 계약서가 주는 불운

* 파트너: 개인적 친분자, 투자 회사 -> 파트너 쉽에 대한 계약이 매우 중요

 

2. 계약서의 중요한 사항

1) 라이센싱의 종류: 특허권에 대한 사용을 허락하는 방법

* 전용실시권: 특허권자가 사업을 하지 않는 경우에 주는 사용권, 독점적 사용권을 주는 사용권(한 파트너에 주면 그 파트너와 전용실시권이 설정된 한계 내에서 같이 가야함) -> 매우 강력한 권리로 신중하게 주어야 됨. 해지조항, 분쟁조항을 잘 설정해야 함.

- 통상실시권보다 하나의 파트너에게서 로열티를 많이 받을 수 있음

- 파트너가 특허 발명 개발, 제품화를 소홀히 함 > 로열티를 충분히 못 받고, 다른 파트너도 못 구함통상실시권: 비교적 가볍과 편리한 실시권- 파트너가 태만한 경우 다른 파트너를 찾아서 통상실시권을 줄 수 있음

많은 파트너에게 줘서 전용실시권보다 더 높은 수익을 얻을 수도 있음

2) 특허권 사용기간, 사용지역, 사용할 발명 범위

특허발명 중에 어떤 부분까지 사용하도록 할 것인지

특허권을 언제까지 어디서 사용하도록 할 것인지

특허발명은 청구범위의 청구항 하나하나의 발명이 모두 각자의 발명임. 청구항 하나씩 사용권을 줄 수 있음

3) 기술료

* 선급금 : 사용권을 설정하는 계약을 하면 바로 지불해야 되는 금액

* 경상기술료 : 매출의 일정한 비율을 기술료로 지불하는 금액

* 마에스톤 : 개발되는 단계에 따라서 개발이 성공할 때 마다 선급금을 지급하는 것

* 개발비용은 사용권을 갖는 쪽에서 지불하도록 계약서 작성

4) 개량발명에 대한 정의와 소유

* 개량발명 : 특허권으로부터 좀 더 향상된 발명을 개량해서 한 것, 제품화하기 위해 개발하는 동안 또 다른 아이디어가 생겨 새로운 특허를 받는 것

* 누가 개량발명 특허권자가 될 것인지 미리 정해야 함 -> 독점하려는 분쟁 발생 방지

나의 또 다른 아이디어로 내가 개량한 발명 > 나의 소유

공동연구를 통해서 개발한 개량발명 > 공동 소유

5) 비밀유지 및 분쟁해결

* 결별의 상황도 생각해야 함

- 내부 연구 진행 사항, 결과 -> 기록, 공유

- 분쟁 발생 대비하여 분쟁 시 규칙을 수립 ex. 합의, 중재, 재판(관할법원의 지역)

6) 계약의 해지

* 해지조건작성: 계약을 유지할 수 없는 경우가 발생했을 때 계약을 해지할 수 있는 조항 마련 ex. 태만한 연구개발, 파트너 회사 파산

->작성하지 않는 경우: 다른 파트너를 찾지 못할 수 있음, 법원에 가서 재판을 받아야함

1) 을(사용권을 받은 사용자)이 정당한 사유 없이 기술료 미지급2) 을이 제품 ‘생산개시일’을 통보하지 않거나, ‘생산개시일’ 전이라도 본 ‘계약기술’의 실시를 포기하거나 명백히 포기한 것으로 볼 수 있는 경우

- 을이 태만한 경우

-을이 조업을 중단하여 상당 기간 동안 조업이 재개될 가능성이 없다고 판단

4) 기타 을에 의한 명백한 사유로 인하여 계약이행이 불가능한 경우- 1, 2, 3에 해당되지 않지만 계약이 유지될 수 없는 경우- 특허권자와 사용권자의 의견 대립 -> 분쟁: 분쟁해결 규칙 필요

 

(7) 보증의 면제

* 갑: 특허권자

- 갑은 본 ‘계약기술’의 특허유효성 및 등록유지를 보증하지 않으며, 을에 의한 본 ‘계약기술’의 실시가 제3자의 특허권 기타 산업재산권을 침해하지 않음을 보증하지 않음-> 특허권자가 미래의 일을 모두 보증할 수 없음 -> 보증을 면제하는 조항이 꼭 필요

 

*특허의 사업화: 파트너를 찾아 협력하면 빠른 속도로 이윤 창출 가능

*계약서 작성: 세부항목 꼼꼼히 점검

*특허권의 일부(지분) 소유

*사업 실시 가능

 

질문1. 라이센싱 과정 중 파생하는 아이디어는 어떻게 관리?

기술적 아이디어는 특허권을 받아야함

디자인은 디자인권을 받아 보호

이름은 상표권을 받아 보호

여러 가지 지식재산권으로 보호하고 관리

창작물은 저작권으로도 보호

다른 사람이 디자인 또는 상표권을 등록할 수 있음